Fecha: 12/09/2003 Partes: Herrera, Paloma c. Carolina Herrera S. A. y otro Publicado en



Descargar 129.77 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión16.09.2017
Tamaño129.77 Kb.
  1   2   3


Voces: ARBITRARIEDAD ~ CONFLICTO MARCARIO ~ CONFUSION DE MARCAS ~ MARCAS ~ OPOSICION MARCARIA ~ REGISTRO DE MARCAS ~ SENTENCIA

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala III(CNFedCivyCom)(SalaIII)

Fecha: 12/09/2003

Partes: Herrera, Paloma c. Carolina Herrera S.A. y otro

Publicado en: La Ley Online; 

Cita Online: AR/JUR/4250/2003
Hechos:

Una famosa bailarina solicitó el registro de su nombre como marca en diversas clases. A ello se opuso la sociedad constituida por una conocida diseñadora internacional. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre las clases 3 y 25 del nomenclador internacional, la peticionaria demandó por cese de oposición. La demandada fundó su negativa en la confundibilidad que provocaría el registro pedido, afirmando además que la actividad que la actora desarrolla como bailarina no guarda relación con los productos incluidos en dichas clases. Asimismo, al alegar adujo que las solicitudes debían ser consideradas abandonadas porque desde la fecha de notificación de las oposiciones hasta la promoción de la demanda había transcurrido el plazo de un año de la ley de marcas. La demanda fue rechazada porque el juez consideró abandonadas las solicitudes. Apeló la actora. La Cámara revoca la sentencia y admite la demanda.


Sumarios:

1. Es procedente registrar la marca solicitada por la actora para las clases 3 y 25 del nomenclador internacional, toda vez que del cotejo con la oponente surge que se está en presencia de dos conjuntos formados por un mismo apellido que carece de atracción singular por ser difundido en los países hispanoamericanos -en el caso, "Paloma Herrera" de la actora y "Carolina Herrera" de la demandada- y dos nombres propios de mujer totalmente distintos al punto que uno de ellos es de uso relativamente escaso en el país, lo que le imprime en cierto sentido un sesgo singular en punto a la diferenciación de los conjuntos enfrentados.

2. No existe confundibilidad que permita a la demandada oponerse con su marca notoria al registro de la marca de la actora en las clases 3 y 25 del nomenclador internacional, pues la semejanza de los conjuntos está dada por un apellido que tiene un valor individualizador menguado y, en cambio, difieren sustancialmente los nombres propios colocados al comienzo de los conjuntos -en el caso, "Paloma Herrera" de la actora y "Carolina Herrera" de la demandada-, tanto en su estructura como en su grafía y fonética, máxime si se valora que la marca de la actora tiene en la primera palabra una proyección ideológica -ave del orden de las palomas- fácilmente asequible y que está ausente en la oponente.

3. La diversidad conceptual existente entre dos conjuntos marcarios compuestos por un mismo apellido pero distinto nombre de mujer -en el caso, "Paloma Herrera" de la actora y "Carolina Herrera" de la demandada-, en tanto el nombre propio de la actora es también el nombre propio de un ave por todos conocida y tiene proyecciones simbólicas religiosas y sociales, comporta un factor de significativo peso en orden a la diferenciación de ambos signos.

4. El análisis relativo a la confundibilidad de marcas exige estudiar las características del público consumidor en el caso concreto, la notoriedad de las marcas oponentes, la difusión alcanzada por el nombre propio que se pretende registrar, las pautas que la jurisprudencia ha delineado con el tiempo que son adecuadas a efectos de practicar el cotejo de las designaciones, y la razonable probabilidad o no de que los conjuntos enfrentados puedan provocar equívocos o confusiones en el público consumidor en razón de su parecido en alguno de los terrenos de la confrontación: gráfica, fonética o ideológica.

5. Para que sea autorizada la coexistencia de dos marcas en los mismos renglones del nomenclador o con relación a productos cercanos o superpuestos, las designaciones -consideradas como totalidades, sin artificiales desmembraciones- deben ser claramente distinguibles y deben serlo cotejadas en forma sucesiva y no simultánea, colocándose el juez en el ángulo del público consumidor, considerando concretamente la naturaleza de los productos comercializados, a efectos de comprobar si la percepción de una marca como conjunto suscita el recuerdo de la otra, también como conjunto, y provoca una similitud confusionista.

6. Asiste interés legítimo a una bailarina clásica de notorio prestigio internacional para registrar su propio nombre como marca -en el caso, para las clases 3 y 25 del nomenclador internacional-, sin que sea obstáculo la circunstancia de que no se haya dedicado aún a la fabricación o comercialización de los artículos comprendidos en las clases requeridas, porque este extremo no es recaudo para poseer el interés que exige el art. 4 de la ley de marcas (Adla, XLI-A, 58), máxime cuando la demandada le reconoció dicho interés al aceptar expresamente que inscribiera su nombre como marca para otras clases.

7. Siendo la actora una bailarina clásica de notorio prestigio en todo el mundo, que excede ampliamente el campo de los amantes y aficionados de la disciplina que practica, resulta incuestionable que tiene interés legítimo y derecho subjetivo en registrar su nombre famoso para identificar productos -en el caso, para las clases 3 y 25 del nomenclador internacional- en el ámbito comercial bajo la protección del régimen marcario argentino.



8. La introducción por el juez de una cuestión vinculada al interés meramente particular del demandado pero ajena al "thema decidendum", como es el abandono de la solicitud de registro de una marca en los términos del art. 16 inc. a), de la ley de marcas (Adla, XLI-A, 58) -en el caso, la demandada planteó el tema al alegar-, determina la invalidez del pronunciamiento que rechazó la demanda por cese de oposición al registro marcario, pues configura una causal paradigmática de arbitrariedad de sentencia por violación del derecho de defensa en juicio.
Texto Completo: 2ª Instancia. - Buenos Aires, septiembre 12 de 2003.
El doctor Vocos Conesa dijo:
I. Paloma Herrera solicitó, en nuestro país, el registro de su nombre propio como marca en las clases 3, 25 y 41 actas 1.855.660, 1.855.661 y 1.855.662, oponiéndose a su concesión "Carolina Herrera S.A." -titular de las marcas "Carolina Herrera" y "Anexa" en dichas clases- y Anne Paloma Ruiz Picasso -propietaria del signo marcario "Paloma Picasso"-, conocida diseñadora de joyas y comerciante del perfume designado con esa marca.
Convencida de su derecho a obtener el registro de la marca requerida en las tres clases, la peticionaria convocó a las oponentes a la audiencia extrajudicial previa de mediación (ley 24.573, art. 1°), obteniendo en ésta que "Carolina Herrera S.A." -ante la limitación de Paloma Herrera a "servicios relativos a la enseñanza de baile" en la clase 41- levantara su protesta en la mencionada categoría del Nomenclador (no así en los renglones 3 y 25). Con posterioridad, promovido este juicio, la actora y Anne Paloma Ruiz Picasso llegaron a un acuerdo que fue homologado poniendo fin a la disputa originada entre ellas (conf. convenio de fs. 213 vta. y homologación de fs. 214).
Así las cosas, quedó subsistente el conflicto entre la solicitante Paloma Herrera y la firma "Carolina Herrera S.A." o "Carolina Herrera Limited" con referencia al cese de oposición de esta última al registro de la marca Paloma Herrera para distinguir los productos incluidos en las clases 3 y 25 del nomenclador internacional. En efecto, en forma extensa argumentó en la demanda la peticionaria de los signos objetados las razones de hecho y de derecho que prestaban sustento a sus pretensiones, destacando en especial la notoria fama mundial adquirida como bailarina clásica y como personaje reconocido internacionalmente más allá del ambiente de la danza, circunstancia que había motivado que fuera convocada para participar en la publicidad de diversos artículos. En función de la apuntada fama y de la notoriedad de su nombre, juzgó Paloma Herrera que le asistía interés legítimo para registrar dicho nombre como marca de productos y servicios, lo que en parte había quedado reconocido por "Carolina Herrera SA" (y después lo sería por Paloma Picasso) al levantar la oposición a la inscripción de la marca Paloma Herrera para "servicios relativos a la enseñanza de baile" clase 41 (conf. escrito de fs. 100/105, del 23-9-96, y su ampliación de fs. 141/142; a los que se acompañó publicaciones varias, nacionales y extranjeras, con artículos y fotografías poniendo de resalto el pináculo de la fama alcanzado por la joven Paloma Herrera como primera bailarina del Américan Ballet Theatre de New York, a la edad de 19 años).
Corrido el pertinente traslado, "Carolina Herrera S.A." insistió en sus oposiciones a los registros pedidos en las clases 3 y 25 fundándose en la confundibilidad que provocarían con sus marcas "Carolina Herrera", "CH Carolina Herrera", "202 de Carolina Herrera" y "Herrera For Men" (clases 3, 9 y 14) y negando toda trascendencia a la documentación y publicaciones acompañadas por su adversaria.
En concreto, en el responde de fs. 168/186, sostuvo la emplazada: a) que la accionante carecía de interés legítimo para registrar marcas en las clases 3 y 25, desde que la actividad que desarrollaba como bailarina clásica no guardaba relación alguna con los productos incluidos en esos renglones del Nomeclador; b) que el nombre propio "Paloma Herrera", que tiene protección en otra esfera jurídica distinta de la ley marcaria, no es famoso para el común de la gente y, en cuanto al campo de las marcas, la existencia de una anterior -registrada y confundible- constituía un obstáculo insalvable para su inscripción en el régimen de la ley 22.362; c) que las designaciones enfrentadas (Paloma Herrera y Carolina Herrera) eran gráfica, fónica e ideológicamente confundibles; sobre todo meritando que el público consumidor de las clases 3 y 25 es común, sin características especiales de cuidado o atención a la hora de comprar; que "Carolina Herrera" constituía una marca notoria para "perfumes" (fs. 178 v.), de manera que su prestigio podría ser aprovechado ilegítimamente por una desconocida marca "Paloma Herrera"; d) que el carácter notorio del signo de su parte lo hacía acreedor, según la jurisprudencia, a una protección particularmente acentuada, extremo que imponía un criterio riguroso en el cotejo de las marcas en protección de la clientela formada a su amparo.
Tras esos planteamientos, la accionada -diseñadora venezolana de modas que triunfó en Nueva York- recordó diversas líneas jurisprudenciales sobre metodología en la comparación de las marcas, y después formuló dos ampliaciones de contestación a la demanda (fs. 197/198 y fs. 278), poniendo de relieve en la primera de ellas que Carolina Herrera tenía una clientela notable, "desde estrellas de Hollywood hasta reinas, princesas y primeras damas" (revista "Viva", suplemento dominical del diario Clarín) y acompañando fotocopia donde consta que un vestido de C.H. cuesta U$S10.000 y que entre sus visitantes se cuentan o contaban J. Onassis, la Princesa Margarita, Estée Lauder, Linda Evans e Ivana Trump (conf. fs. 190 y 193).
Se produjo en la causa una prueba superabundante, con múltiples exhortos diplomáticos, con lo que -tras muchos años de litigio y de fojas (seis gruesos cuerpos y dos paquetes gordos de agregados)-, las partes presentaron sus alegatos (actora a fs. 1026/1050 y demandada a fs. 1052/1062). En este último, la firma "Carolina Herrera Limited" introdujo, por vez primera, el tema de que las solicitudes marcarias de la actora debían ser consideradas "abandonadas", toda vez que desde la fecha de notificación de las oposiciones hasta la de promoción de la demanda había transcurrido el plazo de un año que prevé el art. 16 de la ley de marcas; plazo de caducidad que no se interrumpe ni suspende por la obligatoria solicitud de mediación en los términos de la ley 24.573 (este planteo había sido formulado, como advertencia, por la co-demandada Picasso, la que -como ya dijimos- se apartó del proceso por acuerdo con la actora, pero nunca fue propuesto antes del alegato por "Carolina Herrera Ltd.").
III. El juez, en el fallo de fs. 1121/1123, después de solicitar como medida para mejor proveer al INPI el envío de los expedientes administrativos relacionados con las solicitudes "Paloma Herrera", clase 3, 25 y 41, y una vez recibidos, dijo en primer término que no podía apartarse de los términos de la demanda y contestación porque ello implicaría incurrir en el vicio de incongruencia (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6°, Cód. Procesal). Ello no obstante, considerando que el art. 163 inc. 6°, segunda parte, del citado Código, lo autorizaba a tener en cuenta los hechos modificatorios y extintivos de la litis, valoró que el INPI habría -según las constancias de fs. 1090 y 1118- declarado "abandonadas" las solicitudes 1.855.660 cl. 25 y 1.855.662 clase 3, en plena tramitación de estos autos (el 6-8-99, según Disp. 700/99). En consecuencia, juzgó el a quo que como las oposiciones fueron notificadas a Paloma Herrera el 7-9-95 y la demanda por cese fue incoada sólo el 23-9-96 (fs. 100), habíase operado la caducidad de las solicitudes por el vencimiento del plazo anual contemplado en los arts. 16 incs. a) y b) y 15 de la ley de marcas.
Sobre ese fundamento, la demanda fue rechazada, con costas a la actora.
IV. Apeló la vencida a fs. 1127 y expresó agravios a fs. 1153/1190, acompañando al propio tiempo algunos documentos para completar los expedientes del INPI remitidos al proceso por causa de la medida para mejor proveer dispuesta en primera instancia y que no habían sido enviados con aquéllos. La demandada contestó los agravios a fs. 1194/1204 y se opuso a la agregación de la documental (fs. 1192/1193). A la postre, después de algunos trámites que no viene al caso detallar, esta Sala se pronunció sobre el incidente y decidió que correspondía agregar los documentos aportados por la actora ponderando, en especial, que al corrérsele traslado de ellos a la contraparte -a fs. 1191- ésta no había cuestionado su autenticidad ni que integraran las actuaciones administrativas de que se trata.
Además del recurso vinculado con el fondo del asunto, han sido articulados otros dos que se relacionan con los honorarios de los letrados de la demandada, por bajos (conf. fs. 1128 y 1130), los que -llegado el caso- serán estudiados por la sala en conjunto a la finalización del presente acuerdo.
V. Es mi método y mi costumbre -no entiendo que se pueda ser juez en serio de otra manera- examinar una a una todas las pruebas de la causa, aunque a primera vista pudieran parecer superfluas o reiterativas. No es esto ningún mérito especial sino la observancia del juramento que presté cuando asumí la responsabilidad que ejerzo desde hace bastante más de 25 años. Y en la presente causa he continuado el mismo método y costumbre, revisando revista por revista, fotografía por fotografía, leyendo artículos sobre las personalidades de ambas partes (en el principal y en los dos paquetes anexos), testimonial, informativa, pericial del anexo o Casillero N° 20, etc.
Es claro que ambas partes, que han seguido durante años este proceso, conocen -acaso tan bien como yo- las constancias de autos (sobre todo teniendo en cuenta que, salvo en la testimonial, siempre han intervenido por la actora y demandada los mismos letrados y apoderados: doctores A. O. H. y A. M. L.). Esto me releva de volcar en el voto todas y cada una de las pruebas que acreditan la fama alcanzada por la actora, bien que citaré por cierto algunas de particular relevancia. Me atengo, así, no por razones de molicie o comodidad sino para no extender innecesariamente este voto con consideraciones que los contendientes conocen de sobra, a lo establecido en el art. 386, segunda parte, del Cód. Procesal.
Lo propio encuentro útil y honesto aclarar con referencia a los argumentos desenvueltos por actora y demandada. Los he leído todos y he reflexionado sobre cada uno. Mas no es imprescindible que vuelque aquí cada una de las meditaciones que suscitan sino que me ceñiré -siguiendo una jurisprudencia de la Corte Suprema, cargada de buen sentido- a exponer aquellos fundamentos que juzgo "conducentes" para la correcta composición del diferendo. Esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales ha sido considerada por el Alto Tribunal como razonable y compatible con el adecuado servicio de la justicia (conf. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros).
Hechas esas breves precisiones, y antes de entrar en el fondo del asunto, creo del caso desestimar rápidamente el acuse de deserción del recurso de la actora efectuado por la demandada en su contestación de fs. 1194/1204. El memorial de su contraria, que cubre 74 carillas (fs. 1153/1190), examina con extensión y a través de una crítica concreta y razonada los fundamentos del fallo apelado y, después de ello, expone la argumentación relacionada con los distintos temas que el a quo no trató por el sentido de su sentencia (interés legítimo, marca notoria, confundibilidad, etc.). Si algún reproche pudiere caberle a la expresión de agravios no es, precisamente, el de carecer de los requisitos que exige el art. 265 del Cód. Procesal. En este acuse la demandada ha obrado con ligereza manifiesta.
Dicho lo cual, pasaré a ocuparme de los temas que hacen al núcleo del conflicto: a) caducidad de las solicitudes marcarias de la actora; b) interés legítimo de la actora; c) posibilidad de registrar como marca su propio nombre, según las circunstancias del caso; d) marca notoria y su protección: consideraciones acerca de la naturaleza de los productos y las características del público consumidor; e) importancia marcaria del nombre notorio que se pretende registrar; f) confundibilidad en los tres planos del cotejo, según las directivas jurisprudenciales adecuadas para este caso concreto.
Trataré, en lo posible, de efectuar una exposición de fundamentos suficientes, sin que la extensión de la causa me lleve a caer en largos desarrollos prescindibles.
VI. Dado que -conforme con lo expuesto en el considerando III de este voto- el juez rechazó la demanda por entender que se había verificado el abandono de la solicitud en los términos del art. 16, inc. a) de la ley de marcas, es preciso abocarse al estudio de esta cuestión.
Para ello, hay que tener en cuenta que al contestar demanda "Carolina Herrera S.A." no planteó ninguna excepción o defensa relacionadas con este tema (fs. 168/186).
En efecto, después de limitar su responde a la pretensión de registro de la marca "Paloma Herrera", actas 1.855.660 y 1.855.662, para distinguir los productos de las clases 25 y 3 internacionales, amplió los fundamentos en los términos que surgen de los párrafos quinto y sexto del considerando I de este voto, los cuales -según puede leerse- no tienen vinculación jurídica alguna con la falta de legitimación de la actora por haber abandonado sus solicitudes.
Es claro, entonces, que el a quo introdujo una cuestión vinculada al interés meramente particular de Carolina Herrera S.A., pero ajena al "thema decidendum", tal como acertadamente lo hizo notar la representación de la actora en su expresión de agravios (en especial, fs. 1153 vta., punto 2, 1154 vta. y sigtes.). Esta circunstancia determina la invalidez del pronunciamiento apelado porque configura una causal paradigmática de arbitrariedad de sentencia por violación del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional y doctrina de Fallos: 237:328; Carrió, Genaro: "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria", Abeledo Perrot, 2ª ed. actualizada, t. I, ps. 117 y sigtes.).
La alusión al art. 163 inc. 6° del Cód. Procesal hecha por el juez (conf. consid. 5°, fs. 1123) no subsana el error apuntado porque esa norma se refiere a "los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio...", por lo que quedan excluidos los anteriores a la promoción de la demanda, como sería el que se le atribuye a la actora en la hipótesis del art. 16, inciso a), "in fine" de la Ley de Marcas. La razón de ser de la prescripción legal radica en atender a las modificaciones que puede experimentar el derecho de las partes durante el curso del proceso, pero -se reitera- sólo en la medida en que ellas "se hubieren producido durante" ese período (SC Buenos Aires, 28-11-72 en ED, 47-363; en igual sentido, Falcón Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación" anotado, concordado y comentado, Abeledo Perrot, 1994, t. II, p. 143).
Descartada la aplicación de la norma invocada, y probado que en el fallo se accede a lo que no se ha pretendido, aparece manifiesta la violación al principio de congruencia (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° y Ramos Méndez, Francisco, "Derecho Procesal Civil", Ed. Bosch, Barcelona, 1992, t. I, p. 611) y al derecho de defensa en juicio que entronca directamente en aquél.
VII. Establecido lo que antecede, corresponde por consiguiente revocar el fallo recurrido y entrar derechamente a resolver el resto de las cuestiones planteadas, sin necesidad de reenviar la causa a primera instancia para que dicte un nuevo pronunciamiento (conf. doctrina del art. 253, segunda parte, Cód. Procesal; sala II, causa 5539 del 12-8-77 y 4388 del 16-9-77 y muchas posteriores; CNCiv, en pleno, LA LEY, 1977-A, 13; R. J. Podetti, "Tratado de los Recursos", Buenos Aires, 1958, ps. 147/8; H. Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal", 2ª ed., t. IV, p. 419; C. Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Buenos Aires, 1971, t. I, p. 405, etc.).
VIII. Relativamente al tema de si le asiste "interés legítimo" a Paloma Herrera para registrar como marca, en las clases 3 y 25, su propio nombre, la respuesta afirmativa se impone sin resquicio de duda. No importa, para ello, que hasta el presente la afamada joven -de notoriedad mundial- no se haya dedicado aun a la fabricación o comercialización de los artículos comprendidos en aquellos renglones del nomenclador internacional, porque este extremo no es recaudo para que la peticionaria posea el interés que exige el art. 4° de la ley de marcas. Y desde ya cabe anotar, como surge de autos, que la demandada (y en su momento Anne Paloma Ruiz Picasso) aceptaron expresamente que la actora inscribiera su nombre como marca en la clase 41 para distinguir "servicios relativos a la enseñanza de baile" (conf. fs. 167 y fs. 213), de manera que ya le han reconocido el interés legítimo para ser titular de un registro marcario, lo que la habilita -salvo confundibilidad con marcas preexistentes, tema del que me ocuparé luego- para obtener registros de defensa cuando menos en las clases 3 y 25.
Mas, al margen de ese argumento, tratándose la accionante de un artista de un notorio prestigio en todo el mundo al extremo de haber sido considerada una de las diez mejores bailarinas de la historia (conf. declaraciones de los periodistas C. M. Lauría, fs. 689 vta., de editorial Perfil en New York, y A. Oliva, fs. 690; ver la misma afirmación, tomada según la testigo I. L. P. de Raimondi, de la publicación "Dance Magazine", fs. 411/12, a la 2a.), resulta incuestionable que tiene interés legítimo y derecho subjetivo en registrar su nombre famoso -que, por las múltiples publicaciones de interés general que se refieren a Paloma Herrera, exceden ampliamente el campo de los amantes y aficionados a la danza- para identificar productos en el ámbito comercial bajo la protección del régimen marcario argentino.
En ese sentido por ser aplicables al caso -y por comprensibles razones de brevedad- me remito a las consideraciones que expuse en la causa N° 102 "Sportlandia S.A. c. Vilas Guillermo s/retiro oposición reg. marcas", resuelta por sala II el 5 de mayo de 1981, donde desarrollé con cierta extensión los argumentos en virtud de los cuales -dentro del estricto régimen de la ley 3975 (art. 6°)- consideré justificado que, un famoso deportista -como era Guillermo Vilas en el mundo del tenis-, alrededor del cual se movían cuantiosos intereses económicos, se hallara asistido del derecho a obtener beneficios ligados directamente a su nombre y fama, que son fuente de lucro para numerosos terceros; esto mediante, entre otras formas, la obtención de marcas de productos.
  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal