Proceso 165-ip-2011



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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 165-IP-2011



Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA.

Marca: “TREASURE ISLAND” (mixta).

Expediente Interno N° 2006-0051.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil doce.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS:
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve (19) de enero de 2012.
1. Antecedentes


    1. Las partes


Demandante: la sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC.


    1. Actos demandados

La sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:


EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MIXTA “TREASURE ISLAND”, CLASE 28.


  • Resolución No. 11994 de 26 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “TREASURE ISLAND” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA.

  • Resolución No. 22306 de 12 de septiembre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

  • Resolución No. 25944 de 10 de octubre de 2005, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11994 de 26 de mayo de 2005.

EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MIXTA “TREASURE ISLAND”, CLASE 9.


  • Resolución No. 11993 de 26 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “TREASURE ISLAND” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA.

  • Resolución No. 22271 de 12 de septiembre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

  • Resolución No. 25945 de 10 de octubre de 2005, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11993 de 26 de mayo de 2005.




    1. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:




  1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:


EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MIXTA “TREASURE ISLAND”, CLASE 28.


  • El 15 de octubre de 2004, la sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA. solicitó el registro del signo “TREASURE ISLAND” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Según la actora, en la solicitud se especificó que los productos a amparar son “juegos” únicamente.

  • Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 547; no se presentaron oposiciones.

  • El 26 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11994, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “TREASURE ISLAND” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA. La Superintendencia fundamentó su decisión en el registro previo de la marca “TREASURE PLANET” (nominativa) a favor de la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC. para distinguir productos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

  • La sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

  • El 12 de septiembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 22306, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

  • El 10 de octubre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 25944, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11994 de 26 de mayo de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MIXTA “TREASURE ISLAND”, CLASE 9.




  • El 15 de octubre de 2004, la sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA. solicitó el registro del signo “TREASURE ISLAND” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Según la actora, en la solicitud se especificó que los productos a amparar son “aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes” únicamente.

  • Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 547; no se presentaron oposiciones.

  • El 26 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 11993, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “TREASURE ISLAND” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA. La Superintendencia fundamentó su decisión en el registro previo de la marca “TREASURE PLANET” (nominativa) a favor de la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC. para distinguir productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

  • El 30 de junio de 2005, la sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

  • El 12 de septiembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 22271, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

  • El 10 de octubre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 25945, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 11993 de 26 de mayo de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.




  1. Fundamentos de la Demanda

La sociedad MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:




  • La Superintendencia de sociedades en varias ocasiones ha otorgado registros de marcas en casos similares al que se plantea en el presente escrito”.

  • La SIC violó el artículo 134 al haber negado el registro de la marca en comento, toda vez que ésta no incurría en ninguna causal de irregistrabilidad y si, por el contrario cumplía con los suficientes requisitos legales para el registro de marcas, en especial el de distintividad (…)”.

  • (…) a partir del análisis de los argumentos esgrimidos por la SIC en las seis (6) Resoluciones acusadas, se evidencia que el examinador no tuvo en cuenta la marca mixta TREASURE ISLAND como conjunto, pues el cotejo lo realizó a partir de apreciaciones parciales de la marca, es decir de cada uno de sus elementos de forma separada”.

  • (…) la SIC se limita a citar la clase 9 y 28, en su integridad, para las cuales fue registrada la marca TREASURE PLANET, por lo tanto la inclusión de los productos en la misma clase del nomenclátor, en este caso pierde su importancia pues no se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, como sí ocurre con la marca solicitada, por el contrario, se extiende para toda la clase, y a partir de allí concluye que existe conexión competitiva, sólo por el hecho de que coincida uno de los productos de la clase, sin que exista una comprobación real de dicha afirmación”.




  1. Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:




  • El argumento que presenta el accionante al referirse a otras actuaciones administrativas, no es jurídicamente admisible para sostener la registrabilidad de un signo con base en uno que ya está registrado, ya que el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y en su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo”.

  • (…) las marcas ‘TREASURE ISLAND’ clase 9 y 28, si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘TREASURE ISLAND’ y ‘TREASURE PLANET’, clases 9 y 28, resulta indudable que presentan semejanzas habida cuenta que el signo sobre el cual se pretende su registro, reproduce ‘TREASURE’ que es la expresión principal y sobresaliente de la marca previamente registrada ‘TREASURE PLANET’, en el mismo orden de disposición lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

  • (…) las marcas ‘TREASURE ISLAND’ constituye (sic) una reproducción de la parte esencial, principal y más distintiva de las marcas ‘TREASURE PLANET’”.




  1. Tercero Interesado

De acuerdo al informe presentado por la consultante, la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., considerada tercero interesado, no contestó la demanda.


CONSIDERANDO:


  1. Competencia del Tribunal

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;


Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de enero de 2012.


  1. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que las solicitudes relativas al registro del signo “TREASURE ISLAND”, clases 9 y 28, fueron presentadas el 15 de octubre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto y de no interpretar aquellas que estime que no son aplicables, no se interpretará el artículo 151 (Clasificación Internacional de Niza) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser pertinente.
Asimismo, se interpretarán únicamente los literales a) y b) del artículo 134.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:


DECISIÓN 486
(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:


  1. las palabras o combinación de palabras;

  2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;


(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:


    1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;


(…)
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
(…)
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
(…)”.




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