Tribunal de justicia de la comunidad andina



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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA


PROCESO 101-IP-2013
Interpretación prejudicial del artículo 157 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 154 y 155 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Asunto: “Infracción de derechos de propiedad intelectual”. Expediente Interno: Nº 064-2012.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 22 días del mes de mayo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú.
VISTOS:
Mediante Oficio Nº 012-2013-SCS-CS, de 12 de abril de 2013, recibido en este Tribunal el 29 de abril de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 157 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 064-2012.
I. Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:


  1. Partes en el proceso interno:


Demandante: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, de la República del Perú.
Tercero interesado: ORTEGA DIESEL S.R.L.
2. Determinación de los hechos relevantes:


  • La demandante VOLVO TRADEMARK HOLDING AB señala que la emplazada ORTEGA DIESEL S.R.L. sin contar con autorización por parte de VOLVO TRADEMARK Holding AB utiliza en paneles colocados en diversas partes de su establecimiento comercial la marca VOLVO o variantes de la marca VOLVO, tanto como letrero principal en su establecimiento, así como en sus comprobantes de pago, en los cuales en la parte central y en caracteres destacados muestran la denominación VOLVO, de manera que hace pensar indebidamente a los consumidores que expende productos legítimos VOLVO de marca bajo el auspicio de la titular de la marca, o que ha sido capacitada por la titular de la marca para prestar servicios bajo tal marca, o que se trata de un distribuidor autorizado en VOLVO.




  • Mediante Resolución Nº 4380-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 12 de marzo de 2007, se resolvió declarar fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.




  • Posteriormente, en segunda instancia administrativa, mediante Resolución Nº 1824-2007/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de setiembre del 2007, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, se dispuso: “REVOCAR la Resolución Nº 4380-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 12 de marzo de 2007, y en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOLDIGN AB contra Ortega Diesel Sociedad de Responsabilidad Limitada”.

La demandante interpuso acción contencioso administrativa ante la 5º Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima. La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda interpuesta por los siguientes motivos:




  • De la revisión y análisis de los actuados administrativos se verifica que mediante la inspección ocular al local de la empresa denunciada la autoridad administrativa llegó a comprobar que en efecto la empresa denunciada venía utilizando los signos VOLVO ZONE y VOLVO y diseño, tanto en el letrero ubicado en el frontis de su local como al interior de él, hecho que incluso no ha sido negado por dicha empresa al contestar la demanda sino por el contrario, ha sido admitido expresamente.




  • La autoridad administrativa comprobó además que el uso de tales signos era para poner en conocimiento del público que en dicho local se expendían repuestos dirigidos a los vehículos distinguidos con la marca VOLVO.




  • Tal conclusión, se refuerza en la medida que en el mismo letrero no sólo aparecía la marca VOLVO sino que aparecían también otros signos de marcas notorias como BOSCH, PERKINS y SKF, lo que lleva a concluir que dichas marcas eran utilizadas con fines informativos al público usuario (el expendio de repuestos), y no para empresas titulares de dichas marcas.




  • No existe prueba en el expediente administrativo que indique que ORTEGA DIESEL SRL se publicitaba como un negocio vinculado con la empresa VOLVO.




  • Como se indicó precedentemente, las prohibiciones establecidas a favor del titular de una marca, no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486).




  • Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 158 de la referida Decisión 486, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro o por persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos o sus envases o embalajes de contacto directo no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro.




  • Por ello, este Colegiado comparte el criterio de la administración al entender que la finalidad del uso de la marca VOLVO por parte de ORTEGA DIESEL era netamente informativo.

Posteriormente, la demandante presentó recurso de apelación y, en segunda instancia, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, de la República del Perú decidió lo siguiente: REVOCARON la sentencia apelada, que declara infundada la demanda y reformándola declararon FUNDADA la demanda, en consecuencia NULA la Resolución Nº 1824-2007/TPI-INDECOPI de fecha 18 de septiembre del 2007 y fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, encontrándose prohibida ORTEGA DIESEL SRL, de usar la marca VOLVO en letreros, paneles, comprobantes de pago, papelería, material publicitario”. Ello en base a los siguientes fundamentos:




  • La actividad de ORTEGA DIESEL SRL no puede catalogarse como de buena fe, toda vez que al ofrecer productos alternativos que vende de distinta procedencia, consignando en su panel la marca VOLVO, genera confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial del producto, por lo que dicha actividad no se encuentra en el supuesto previsto en el 2do. Párrafo del artículo 170 del Decreto Legislativo 823, sino en el 1er. Párrafo al estar utilizando la marca de la empresa demandada en beneficio de una actividad comercial, por lo que la conclusión a la que arriba la Sala Superior no se condice con lo verificado en la Inspección realizada, con lo cual deben estimarse las alegaciones que se exponen en el recurso de apelación en los apartados a), b) y d).

Finalmente, el INDECOPI interpone recurso de casación alegando los siguientes fundamentos:




  • La inaplicación del artículo 157, segundo párrafo de la Decisión 486, norma que prevé una de las limitaciones al derecho de exclusiva que posee el titular de una marca registrada. El supuesto al que alude la Sala en la sentencia de vista, se refiere a un supuesto distinto al que se presenta en autos, pues se trata del supuesto en el que un tercero emplea en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, etc., de sus productos o servicios; precisa que las normas citadas en la recurrida resultan completamente impertinentes al caso, pues aquí no se ha discutido en ningún momento si el signo VOLVO constituye el nombre, domicilio, o seudónimo de la firma ORTEGA DIESEL SRL, lo que se discute es si esta empresa empleó lícitamente o no, los signos VOLVO y VOLVO ZONE y logotipo para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos marcados o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.


3. Fundamentos de la demanda:
La demandante VOLVO TRADEMARK HOLDING AB ha manifestado lo siguiente:


  • Solicita se declare la invalidez e ineficiencia de la Resolución Nº 1824-2007/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de setiembre del 2007, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en tanto ella dispuso: “REVOCAR la Resolución Nº 4380-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 12 de marzo de 2007, y en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOLDIGN AB contra Ortega Diesel Sociedad de Responsabilidad Limitada”.




  • Como pretensión accesoria solicita que se ordene a Ortega Diesel SRL que retire todos los paneles que contengan las marcas VOLVO one y VOLVO y/o cualquier otra confundible con esta última. Se le prohíba de usar las marcas VOLVO one, VOLVO y/o cualquier otra confundible con esta última. Se le prohíba de usar cualquier símbolo similar a VOLVO one y/o VOLVO como símbolo identificador de actividades comerciales.


4. Fundamentos de la contestación a la demanda:
El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), manifestó lo siguiente:

  • Señala que la demandante contrariamente a lo que sostiene, en ningún momento acompañó a su escrito de denuncia, las supuestas copias de la facturas a que hace referencia y que en su opinión serían las que acreditan la supuesta infracción a su derecho respecto de la marca VOLVO.




  • Si bien la empresa ORTEGA DIESEL utilizaba la marca VOLVO ZONE y logotipo y VOLVO y diseño, ello no configuraba una infracción a los derechos de propiedad de la empresa demandante respecto a su marca VOLVO, en la medida que el uso efectuado por la empresa se limitaba a informar las actividades relacionadas con la comercialización de repuestos con los mismos repuestos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial que ésta ofrecía se encontraban dirigidos entre otros a los vehículos distinguidos con dicha marca; prueba de ello, es que la empresa ORTEGA DIESEL SRL, igualmente incluyó los signos BOSCH y logotipo SKF y logotipo PERKINS tanto en el frontis de su local como dentro del mismo, lo cual prueba que las marcas antes referidas no son utilizadas para identificar sus actividades económicas ni mucho menos para distinguir los productos que ofrece.


5. Fundamentos del tercero interesado
El tercero interesado ORTEGA DIESEL SRL ha contestado la demanda de la siguiente manera:


  • Es cierto que su representante no ha tenido ni tiene autorización alguna por parte de sus titulares para utilizar la palabra o marca VOLVO en ninguna de sus formas; pero sin embargo, conforme a lo señalado por el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 refiere que el registro de su marca la confiere el derecho de impedir que un tercero sin su consentimiento use en el comercio únicamente un signo idéntico o similar a la marca registrada, el signo registrado con la palabra y letras que se atribuye como ilegal a su representada en los cuales no existe similitud ni identidad.




  • La palabra que aparece en el letrero de publicidad no genera ni ocasiona confusión o riesgo de asociación con el titular del registro, puesto que con total transparencia en los letreros adicionales más cercanos al público del mismo frontis exponen con suficiente claridad que importan y comercializan repuestos alternativos a VOLVO, letrero que por su ubicación nunca han sido visualizados en las fotos ofrecidas como pruebas por el accionante.




  • Respecto a la posibilidad de ofrecer en venta productos originales de la marca VOLVO, sólo importan marcas alternativas que continuamente van a pareciendo como repuestos para VOLVO, además de favorecer a las economías modestas de los transportistas, y siendo de interés del cliente por cuestión de tiempo y facilidad de desplazamiento, recurren a algún establecimiento autorizado VOLVO y obtiene dicho producto para entregarlo en reventa al cliente, actividad que no está prohibida por Ley.


II. Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.
En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación del artículo 157 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a realizar la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos 154 y 155 de la misma normativa.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486
(…)
Artículo 154
El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Artículo 155
El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
(…)
Artículo 157
Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
(…)”.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.
En el presente caso, la demandante VOLVO TRADEMARK HOLDING AB señala que la emplazada ORTEGA DIESEL S.R.L. sin contar con su autorización utiliza en paneles colocados en diversas partes de su establecimiento comercial la marca VOLVO o variantes de la marca VOLVO, tanto como letrero principal en su establecimiento, así como en sus comprobantes de pago, en los cuales en la parte central y en caracteres destacados muestran la denominación VOLVO, de manera que hace pensar indebidamente a los consumidores que expende productos legítimos VOLVO de marca bajo el auspicio de la titular de la marca, o que ha sido capacitada por la titular de la marca para prestar servicios bajo tal marca, o que se trata de un distribuidor autorizado en VOLVO.
Nos remitiremos al Proceso 89-IP-2011, en el cual se abordó el presente tema.
“El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros.
Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que “dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular”1. De lo anterior se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.
Ahora bien, en relación con la otra faceta de la exclusividad (la negativa), se debe tener en cuenta que ésta “(…) es más amplia que la faceta positiva. En vez de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende, por un lado, a los signos idénticos y semejantes; y abarca, por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los productos o servicios similares”.2
Según lo establecido por el artículo 155 de la Decisión 486, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).
Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los mencionados derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.3 Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo a la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”.4
No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.5
La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo).6
Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.7
A los efectos del caso en concreto, son de relevancia las limitaciones al derecho al uso exclusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486, que es el tema en debate en el proceso interno que ha dado lugar a la presente interpretación prejudicial.
En virtud del artículo 157 de la Decisión 486 el titular de una marca no podrá impedir que terceros la usen en el mercado, siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados en el referido artículo 157”.
2. LIMITACIONES AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA.
En el presente caso, INDECOPI al interponer recurso de casación alegó: “La inaplicación del artículo 157, segundo párrafo de la Decisión 486, norma que prevé una de las limitaciones al derecho de exclusiva que posee el titular de una marca registrada”.
De igual manera en el Proceso 89-IP-2011 se señala que:
“El uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular.
Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157.
Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal8. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”. Así, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”.9
Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efectos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE10 que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)11.
El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen:
- su propio nombre, domicilio o seudónimo;

- un nombre geográfico; o,

- cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.
A propósito del análisis de primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca”.12
Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:


    • Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;

    • Ofrecer en venta;

    • Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados;

    • Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.13


Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.
El Juez consultante deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso, en el caso en concreto, de la marca VOLVO.”
La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".14
Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que:
La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte. Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico.
La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.
En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”15
En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios16, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.
El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son17: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.
Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios.
La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad. Los anuncios – cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos.
Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente:
El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios. Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad. Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”18 (El subrayado es nuestro).
Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores.
Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.
Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero.

Ahora bien, dado que la normativa andina ha consagrado una protección reforzada para las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal ha considerado necesario conciliar dicha protección especial con las limitaciones al uso exclusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486. Ello porque “las marcas notoriamente conocidas están expuestas en el mercado a mayores riesgos que las marcas que no ostentan esa calidad, principalmente al riesgo del aprovechamiento injustificado de su prestigio. En tal sentido, se debe dar una lectura integradora a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 157, en los literales a), b) y c) del artículo 226 y en los literales e) y f) del artículo 155”. Esto determina que, tratándose de marcas notoriamente conocidas, también se debe apreciar si el uso en cuestión “expone a la marca notoria a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los tres requisitos de licitud (del artículo 157) y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486”.19


Corresponde al Juez Consultante verificar si en el caso concreto el uso de la marca VOLVO se efectuó con cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486. A este fin, se deberá tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuaron.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
SEGUNDO: Entre las limitaciones a los derechos de exclusiva conferidos por el registro marcario, el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de que terceros utilicen en el mercado marcas ajenas sin autorización del titular, siempre que dicho uso sea de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzca al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, acorde con los alcances establecidos en la presente Interpretación Prejudicial.
TERCERO: En el presente caso, el Juez Consultante deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso de la marca VOLVO, a fin de verificar si los hechos y los medios empleados pueden ampararse en las limitaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer

PRESIDENTE


José Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO


Ricardo Vigil Toledo

MAGISTRADO


Gustavo García Brito

SECRETARIO


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Gustavo García Brito

SECRETARIO

1 Proceso 54-IP-2000, Marca: “CERVITAN”, publicado en la G.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000.

2 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347.

3 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio de 2001.

4 Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008.

5 Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C Nº 177, de 20 de abril de 1997.

6 Proceso 69-IP-2000 ya citado.

7 Proceso 69-IP-2000 ya citado.

8 Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C Nº 177, del 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. Nº 289, de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C Nº 291, de 3 de setiembre de 1997.

9 Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649.

10 Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas. Artículo 6 (Limitación de los efectos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.

11 Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando Nº 45, Caso “ADIDAS”.

12 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio de 2001.

13 Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 2039, del 09 de abril de 2012.

14 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. Nº 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.

15 Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 355, de 14 de julio de 1998 y Proceso 69-IP-2000 antes referido.

16 Proceso 69-IP-2000 ya citado.

17 Proceso 40-IP-2011 ya citado.

18 Proceso 137-IP-2009. Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1831 del 07 de mayo de 2010.

19 Proceso 40-IP-2011 ya citado.



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